作者:李英丨彭柯峥
当今社会,科技企业的人员流动不时引发IP合规问题,我们以最高院的判例为例梳理职务发明的判断要点。
一、案情回顾:离职员工专利归属引发争议
2023年12月,由最高人民法院知识产权法庭终审判决的一起专利申请权权属纠纷案引发广泛关注。近日,最高人民法院知识产权法庭的公众号将其作为典型案例进行了详细评述,本文现对案情进行简要回顾。
浙江某控股集团及其关联公司(以下简称“浙江某控股”)诉称,其前员工张某在离职后参与申请的“电池包加热装置及电池包加热方法”发明专利(申请号201710556586.3)属于职务发明,申请权应归属原单位浙江某控股。而张某及新东家某科技(上海)股份有限公司(以下简称“上海某科技”)则辩称,张某在原单位的职责与涉案专利的技术方案无关,涉案专利申请权应归属新单位上海某科技。
最高法经审理后认为,涉案专利技术方案形成于张某离职一年内,且其研发内容与原单位的技术储备、岗位职责(蓄电池及温控技术研发)高度相关,故判决原单位浙江某控股作为发明专利申请权的共有人。
在我国现行专利法中,与“职务发明”有关的条款如下:
《中华人民共和国专利法》第六条第一款规定:执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。 |
《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条第一款规定:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指: (一)在本职工作中作出的发明创造; (二)履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造; (三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。 |
结合本案原被告的观点、一审法院和最高院的判决内容,本案的争议焦点在于:
1. 职务发明的“时间”要件:涉案发明创造是否在张某离职后一年内作出?该“作出”的时间是否以专利申请日为准?
2. 职务发明的“相关性”要件:涉案专利的技术方案是否与张某在原单位的本职工作或分配任务有关?该“有关”的界定标准是什么?
二、判决探析:职务发明认定的“时间”和“相关性”边界
针对上述两个争议焦点,本案裁判对职务发明的认定标准进行了清晰阐释,为企业与科研人员划清了权责边界:
(一)时间要件上的扩大解释 — “方案形成日”取代“专利申请日”
一审法院认为:因诉争专利的申请日(2017年7月10日)在张某甲从成都某工业公司离职1年后(离职日为2016年5月23日),且现有证据无法证明诉争专利申请是张某甲执行成都某工业公司的任务或者主要是利用成都某工业公司的物质技术条件所完成的发明创造,故某控股集团、某研究院公司、成都某工业公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据。 |
最高法在二审中的依职权调查:在二审中,最高院向北京某专利商标代理有限公司调取了诉争专利相关申请资料。相关申请资料显示:诉争专利技术联系人为“张某甲、王某”,并留有王某的邮箱及电话。“专利技术交底书”记载发明名称为“一种PTC和燃油加热器对电池包进行加热的系统”,并记载了专利所要解决的技术问题和达到的发明目的。2017年5月17日,北京某专利商标代理有限公司相关代理人向王某发送主题为“关于技术方案的进一步挖掘(提案名称:一种代替PTC对电池包进行加热的系统)”的邮件,称“王某:……我方建议您能够提供更为详细具体的实现方式,并说明这种具体实现方式与上述对比文件有何区别,以及能够进一步实现什么样的技术效果。我方将在您进一步提供的材料的基础上,对本案做进一步的挖掘,以提高授权的概率”。 |
最高法二审认定:中介代理机构工作人员早在2017年5月17日已就诉争专利申请的技术方案与王某进行沟通,并建议王某进一步完善,可以认定此时诉争专利申请的技术方案已经初步形成。再次,张某甲于2016年5月23日从成都某工业公司离职,此时距离中介代理机构工作人员与王某沟通技术方案的时间(2017年5月17日)不足1年……结合上述事实,在无相反证据的情况下,本案诉争专利发明创造系在张某甲从成都某工业公司离职后1年内作出的待证事实具有高度可能性。 |
从上述事实认定可以看出,判断是否属于离职一年内职务发明的关键时间点可以扩大解释为技术方案的实际形成日,而非仅以专利申请日为准。本案中,虽然涉案专利的申请日(2017年7月10日)距发明人离职时间(2016年5月23日)已经超过了一年,但发明人与专利代理机构沟通技术方案的时间(2017年5月17日)距离职时间尚不足一年,最高院基于此认定技术方案的“形成时间”符合职务发明的时间要件。
由于专利申请日并不一定是发明创造所作出的实际期限,以“技术方案的实际形成日”作为职务发明的判断标准,这一扩大解释符合立法初衷,合理地保护了原单位的合法权益。
(二)相关性要件的扩大解释 — “广义的技术领域”标准
一审法院认为:由于蓄电池是用于汽车启动和电子器件工作的低压电源,动力电池是用于纯电动汽车驱动的高压电源,两者分属于技术路径完全不同的领域,张某甲在成都某工业公司的本职工作与诉争专利申请之间不具有相关性。 | |
二审上诉人称:电动汽车的电池同样是蓄电池,电动汽车启动时需使用低压蓄电池,而蓄电池的电压范围是从6V到330V,需根据蓄电池使用的具体情况来确定电压的高低。其次,原国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布的《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》(GB/T31484-2015)等六项国家标准中,关于电动汽车的电池标准均是蓄电池。因此,目前电动汽车行业的动力电池都是蓄电池。 |
二审被上诉人辩称:蓄电池和动力电池是两个不同的概念,蓄电池是用于汽车启动和电子器件工作的低压电源,动力电池是用于纯电动汽车驱动的高压电源,两者是技术路径完全不同的领域。甲公司方原审中提交的证据2 – 3即《NL-4EV车型设计任务书(初始版)秘密级》,亦表明动力电池属于第4.2“动力系统开发方案”部分,而蓄电池属于第4.5“电器系统开发方案”部分。 |
最高法二审认定:张某甲任职于成都某工业公司技术部产品技术岗,主要负责空调、蓄电池装置、电子电器等研发设计,其本职工作涉及利用空调、水冷等方式对电池包进行温度控制,与诉争专利申请利用燃油加热器对电池包加热,二者同属汽车电池温控技术领域,技术原理相通,明显具有相关性。 |
由上可见,最高法在判决中并未局限于专利技术表面所属的细分领域(如动力电池与蓄电池的差异),而是从技术原理相通性出发,认定两者同属“汽车电池温控技术领域”,具有相关性。这一思路打破了传统“狭义技术领域”的划分,更符合当下技术研发的交叉融合趋势。
(三)相关性要件的扩大解释 — 间接接触技术信息的认定
一审法院认为:张某甲的工作任务只涉及蓄电池装置、电子电器以及空调系统等,不涉及电动汽车研发中的动力电池、电池包换热部分。 | |
二审上诉人称:张某甲系改造试验工作小组的成员,诉争专利申请的研发系根据甲公司方提供的物质技术条件完成,原审判决关于张某甲的本职工作仅涉及蓄电池,不涉及动力电池,诉争专利申请与张某甲的本职工作无关的认定不当。 |
二审被上诉人辩称:张某甲的研发并不涉及电动汽车中动力电池部分。因此,原审判决认定张某甲在成都某工业公司承担的本职工作与诉争专利申请不具有相关性正确。 |
最高法二审认定:张某甲在任职期间不但直接参与了与成都某工业公司电动汽车电池有关的研发工作,还通过与同事之间的大量邮件往来、沟通,接触和掌握了同事以及产品供应商、技术协作方所提供的与蓄电池、动力电池、电池包冷却、换热等有关的技术信息。因此,诉争专利申请技术方案的研发既与张某甲在成都某工业公司的本职工作密不可分,又与张某甲因本职工作而获得的相关技术信息密切相关,故诉争专利申请与张某甲在成都某工业公司承担的本职工作具有相关性。 |
从上述裁判内容可以看出,即使员工未直接负责某项研发,但其通过参与协作项目、邮件往来等方式接触相关技术信息,仍可能被认定为职务发明。本案中,张某在原单位积累的电池温控技术经验及与供应商的沟通记录,均被视作技术方案形成的“隐性贡献”,从而被认定其符合职务发明的相关性要件。
基于上述事实,最高法二审中认定,涉案专利技术方案形成于张某离职一年内,且其研发内容与原单位的技术储备、岗位职责(蓄电池及温控技术研发)高度相关,故判决原单位浙江某控股作为发明专利申请权的共有人。
三、延伸思考:人才流动中的知识产权合规建议
本案虽已尘埃落定,回顾本案的审理过程,其为科研人员及企业管理者提供了多重启示,提醒我们企业人才流动中的知识产权合规问题不容忽视。
(一)对科研人员:跳槽中的法律风险防范
过好“一年离职冷静期”:离职后一年内避免从事与原单位技术高度相关的工作,从源头上避免产生职务发明等专利权属纠纷。
避免“侥幸心理”:不能仅以“离职1年后再申请专利”作为应对策略来应对可能的职务发明纠纷。如本案中最高法认定,以技术方案实际形成日、而非专利申请日作为认定职务发明的关键时间点。如果现研发工作与前任职公司的工作确实存在密切联系,建议与原单位协商进行技术许可或技术转让,既能在技术合作的基础上互利共赢、也能避免潜在的专利权属纠纷。
留存独立创新的研发证据:如果现研发工作与前任职公司的工作内容确实无关,在新单位参与技术开发时,务必保留独立创新的证明材料(如实验记录、设计草稿等),避免涉诉时出现证据不足的问题。
(二)对企业:构建完善的知识产权管理和技术管理体系
竞业限制与保密协议:对核心技术人员设置合理的竞业期限;必要时,约定核心技术人员离职后一定期限内相关技术成果的归属条款。
动态监控机制:定期追踪离职的核心技术人员在新单位的专利申请动态,及时发现可能出现的职务发明。必要时,可委托专利律师或知识产权服务机构来进行定期查询和监控。
技术信息隔离:通过权限管理、日志记录等手段,限制非必要人员接触敏感技术数据。如本案中,涉案专利的发明人虽未负责涉案技术的直接研发,但却掌握了来源于同事、产品供应商、技术协作方等各方的相关技术信息,为后续在新东家的涉案技术研发提供了直接的便利条件。
四、结语:平衡“知识产权保护”和“人才自由择业权”的双赢之道
技术人才的合理流动是行业创新的催化剂,但原单位的知识产权与人才的自由择业权同等重要,只有权衡两者、取其平衡,才能达到“双赢”的结果。最高法通过本案传递明确信号:在尊重人才的择业自由的同时,坚决打击利用职务便利“带技术出走”的行为。
对企业而言,唯有通过完善知识产权管理与技术管理双管齐下,才能在激烈的竞争中守住创新成果;对个人而言,唯有恪守法律底线,方能实现职业发展与技术创新的良性循环。
特别声明 |
汉坤律师事务所编写《汉坤法律评述》的目的仅为帮助客户及时了解中国或其他相关司法管辖区法律及实务的最新动态和发展,仅供参考,不应被视为任何意义上的法律意见或法律依据。 如您对本期《汉坤法律评述》内容有任何问题或建议,请与汉坤律师事务所以下人员联系: |
李英 电话: +86 10 8524 5882 |